Изобретательский уровень и неочевидность - Inventive step and non-obviousness

Эта статья может быть слишком долго читать и удобно ориентироваться. Пожалуйста примите к сведению расщепление содержание в подстатьях, уплотнение это или добавление подзаголовки. (Март 2020 г.)

В изобретательский уровень и неочевидность отражать общий патентоспособность требование присутствует в большинстве патентные законы, согласно которому изобретение должен быть достаточно изобретательным, то есть неочевидным, чтобы быть запатентованным.^[1] Другими словами, «[] принцип неочевидности спрашивает, находится ли изобретение на достаточном расстоянии за пределами или выше уровень развития ".^[2]

Выражение «изобретательский уровень» преимущественно используется в Европе, в то время как выражение «неочевидность» преимущественно используется в Патентное право США.^[1] Иногда используется выражение «изобретательность».^[3] Хотя основной принцип примерно одинаков, оценка изобретательского уровня и неочевидности варьируется от страны к стране. Например, практика Европейское патентное ведомство (ЕПВ) отличается от практики в Соединенном Королевстве.

Обоснование

Цель требования об изобретательском уровне или неочевидности состоит в том, чтобы избежать выдачи патентов на изобретения, которые вытекают только из «нормального проектирования и разработки продукта», для достижения надлежащего баланса между стимулами, обеспечиваемыми патентной системой, а именно поощрением инноваций, и его социальные издержки, а именно временные монополии.^[4] Таким образом, полоса неочевидности является мерой того, что общество принимает как ценное открытие.^[5] Дополнительными причинами требования неочевидности являются создание стимулов для фундаментальных исследований, а не «постепенных улучшений», и минимизация «распространения экономически незначительных патентов, поиск и лицензирование которых обходятся дорого».^[6]

Согласно теории побуждения, «если идея настолько очевидна, что люди, работающие в данной области, разработают ее без особых усилий, тогда стимулы, предоставляемые патентной системой, могут быть ненужными для ее создания».^[7] Таким образом, существует потребность в «разработке некоторых средств отсеивания тех изобретений, которые не были бы раскрыты или изобретены, если бы не побуждение к патенту». ^[8] Слияния и Даффи^[9] сожалеем о том, что «стандарт побуждения не оказал влияния на правовую доктрину, и его отсутствие в последующей судебной практике поднимает один из величайших безответных вопросов патентного права: как суды могут продолжать игнорировать кажущийся разумным и теоретически надежный подход к определению патентоспособности?»

Споры и альтернативы

Эта секция содержит слишком много или слишком длинные цитаты для энциклопедической статьи. Пожалуйста помогите улучшить статью представляя факты как нейтрально сформулированный резюме с соответствующие цитаты. Рассмотрите возможность переноса прямых предложений на Викицитатник. (Июнь 2016)

Пытаясь отсеять «легкие» изобретения, требование неочевидности привносит несколько недостатков в общую патентную систему, особенно в области фармацевтики, которая больше всего зависит от патентной защиты. Например,

Хотя все страны с активно функционирующими патентными системами в настоящее время предъявляют требование об изобретательском уровне, необходимость такой доктрины ставится под сомнение. Например, в качестве альтернативного подхода была предложена «существенная новизна».^[14] Кроме того, во многих странах, помимо патентов, есть полезные модели, которые имеют более низкое (или нулевое) требование неочевидности в обмен на более короткий срок действия монополии. Наличие защиты полезной модели сводит к минимуму для изобретателей, разработчиков и производителей риск, связанный с неопределенностью результатов анализа неочевидности (судебного разбирательства) (см. Ниже).

В США нет градации более сильного изобретательского уровня - более длительный срок действия патента и используется подход «все или ничего». При такой системе провести грань между изобретательским (все) и очевидным (ничего) неоднозначно, о чем свидетельствуют многочисленные судебные процессы с изменяющимися результатами по апелляции (например, Санофи-Авентис ГмбХ против Glenmark Pharmaceuticals, 748 F. 3d 1354 (Федеральный округ, 2014 г.)^[15]). Кроме того, уникально для^{[нужна цитата ]} возможность представить в качестве доказательства факты неочевидности, обнаруженные после подачи соответствующей заявки на патент. (например. Knoll Pharm. Co. в Тева Фарм. США, Inc. 367 F.3d 1381, 1385 (Федеральный закон 2004 г.) и Genetics Inst., LLC против Novartis Vaccines & Diagnostics, Inc. 655 F.3d 1291, 1307 (Fed.Circ.2011), In re Khelgatian 53 CCPA 1441, 364 F.2d 870, 876 (1966)).

Несмотря на то, что потребность в низкой планке изобретательности была хорошо известна, все предложенные средства ее реального измерения оказались довольно неудачными, несмотря на 200-летнюю историю судебной практики. "Четкий и простой для последовательного применения стандарт укажет, где именно находится планка неочевидности, предоставляя обществу в целом и законодателям в частности ориентир для оценки эффективности патентной системы. Более того, такой стандарт позволит суды низшей инстанции правильно и последовательно определяют неочевидность, по крайней мере, гипотетически уменьшая неопределенность, вызывая единообразие и снижая вероятность отмены ».^[5] Г-н Сесил Д. Квиллен-младший, старший советник Putnam, Hayes and Bartlett, Inc. и бывший генеральный советник Компания Истман-Кодак, соглашается: «PTO должен применять тот же стандарт, которому следуют в судах, чтобы патентообладатели получали патент, достойный уважения, а не просто приглашение к судебному разбирательству в рулетке».^[16] Однако Верховный суд США раскритиковал патентное агентство за несоблюдение тех же стандартов, что и суды:

[Следует помнить, что основная ответственность за отсеивание непатентоспособного материала лежит на Патентном ведомстве. Ожидание судебного разбирательства для всех практических целей ослабляет патентную систему. Мы наблюдаем печально известную разницу между стандартами, применяемыми Патентным ведомством и судами. Хотя можно привести множество причин, объясняющих это несоответствие, одна из них вполне может быть свободой действий, которую экзаменаторы часто используют при использовании концепции «изобретения».^[17]

Юрисдикции

Канада

Требование неочевидности закреплено в разделе 28.3 Закона. Патентный закон (R.S.C., 1985, c. P-4).^[18]

28.3 Предмет, определяемый формулой заявки на патент в Канаде, должен быть предметом, который не был бы очевиден на дату заявки для специалиста в области техники или науки, к которой он относится, с учетом

(a) информация, раскрытая более чем за год до даты подачи заявки заявителем или лицом, которое прямо или косвенно получило информацию от заявителя таким образом, что информация стала общедоступной в Канаде или в другом месте; и

(b) информация, раскрытая до даты требования лицом, не упомянутым в пункте (а), таким образом, что информация стала общедоступной в Канаде или в другом месте.

В Верховный суд Канады подтвердил тест на неочевидность, изложенный в Виндсерфинг Интернешнл Инк. Против Табур Марин (Великобритания) Лтд.^[19] в "Апотекс инк." Против "Санофи-Синтелабо Канада инк.":

1. Определите условного «специалиста в данной области» и определите соответствующие общие знания этого человека;
2. Определить изобретательский замысел рассматриваемого пункта формулы изобретения или, если это невозможно сделать, дать толкование;
3. Выявить, какие существуют различия, если таковые имеются, между предметом, указанным как составляющий часть «уровня техники», и изобретательской концепцией формулы или формулы в ее толковании;
4. Если рассматривать заявленное изобретение без каких-либо сведений, представляют ли эти различия этапы, которые были бы очевидны специалисту в данной области техники, или они требуют какой-либо степени изобретательности?

Канадские суды также признают эквиваленты объективных признаков США, то есть факторов, поддерживающих патентоспособность изобретения. ^{[20][самостоятельно опубликованный источник? ]}:

1. Давно ощущавшаяся, но неудовлетворенная потребность в изобретении, в то время как необходимые для его реализации искусства и элементы уже давно были доступны;
2. Понимание того, что проблема существует и в чем проблема, ранее не было замечено специалистами в данной области;
3. Существенные попытки специалистов в данной области удовлетворить потребность в (1) или справиться с трудностями, возникающими из-за непонимания проблемы (2);
4. Коммерческий успех изобретения причинно связан с самим изобретением, а не с такими факторами, как реклама или привлекательная упаковка;
5. Замена в промышленности устройств предшествующего уровня техники запатентованным изобретением;
6. Оперативное копирование изобретения патентообладателя конкурентами;
7. Признание промышленностью патента действительности путем признания патента путем получения лицензий или без нарушения патента, либо и того, и другого:
8. Наличие предшествующего уровня техники или знаний, не связанных с техническим руководством патентообладателя;
9. Неожиданность результатов изобретения для специалистов в данной области техники; и
10. Недоверие и недоверие специалистов в данной области техники к тому, что подход патентообладателя сработал.

Европейская патентная конвенция (EPC)

В соответствии со статьей 52 (1) в сочетании со статьей 56, первое предложение ЕПК, европейские патенты выдаются на изобретения которые, среди прочего, включают изобретательский уровень, то есть изобретение с учетом уровень развития, не должно быть очевидным для специалист в данной области.

В Подразделения экспертизы, то Оппозиционные подразделения, а Апелляционные комиссии ЕПВ почти всегда применяют подход «проблема-решение», чтобы оценить и решить, включает ли изобретение изобретательский уровень. Подход заключается в следующем:

1. определение ближайший известный уровень техники, наиболее актуальный уровень техники или, по крайней мере, реалистичная отправная точка;
2. определение объективная техническая проблема, то есть определение, с точки зрения ближайшего уровня техники, технической проблемы, которую утверждал изобретение обращается и успешно решает; и
3. изучение ли или нет заявленное решение к объективной технической проблеме очевидно для квалифицированного специалиста с точки зрения уровня техники в целом.

Этот последний шаг выполняется согласно "подходу, который мог бы". В соответствии с этим подходом вопрос, который необходимо решить, чтобы оценить, включает ли изобретение изобретательский уровень, заключается в следующем (вопрос заключается в кульминация проблемно-решения):

Есть ли какое-нибудь учение в предшествующий уровень техники, в целом, что не мог бы просто, побудили специалиста, столкнувшегося с объективной технической проблемой, сформулированной при рассмотрении технических характеристик, не раскрытых в ближайшем уровне техники, к модификации или адаптации упомянутого ближайшего известного уровня техники с учетом этого учения [обучение предшествующего уровня техники, а не просто обучение ближайшего уровня техники], тем самым придя к чему-то, подпадающему под условия формулы изобретения, и, таким образом, достигнув того, чего достигает изобретение?

Если бы специалисту было предложено модифицировать ближайший уровень техники таким образом, чтобы прийти к чему-то, подпадающему под условия формулы изобретения, тогда изобретение не предполагает изобретательского уровня.

Дело не в том, мог ли специалист в данной области техники прийти к изобретению путем адаптации или модификации ближайшего известного уровня техники, а в том, сделал бы он это, потому что предшествующий уровень техники побудил его сделать это в надежде решить объективную техническую проблему. или в ожидании некоторого улучшения или преимущества. Это должно было быть у квалифицированного специалиста до подачи или приоритет срок действия рассматриваемой претензии.

объединенное Королевство

Основным тестом для оценки изобретательского уровня остается установленный законом тест: Актавис против Новартис [2010] EWCA Civ 82 в [17]. Этот тест заключается в следующем: изобретение считается имеющим изобретательский уровень, если он «не очевиден» для «специалиста в данной области техники» с учетом любого вопроса, который составляет часть «уровня техники» посредством в силу раздела 2 (2): s 3 Закон о патентах 1977 г..

Суды Соединенного Королевства приняли общие рамки, чтобы помочь приблизиться (не отвечать) к основному законодательному критерию. Он известен как Виндсерфинг или же Поццоли тест.

В Виндсерфинг Интернешнл Инк. Против Табур Марин (Великобритания) Лтд. [1985] RPC 59 Апелляционный суд предложил следующую структуру:

1. Определить изобретательский замысел, воплощенный в патенте;
2. Приписать обычно квалифицированному, но лишенному воображения адресату то, что было общеизвестным в данной области техники на дату приоритета;
3. Выявить различия (если таковые имеются) между цитируемым вопросом и предполагаемым изобретением; и
4. Решите, представляют ли эти различия (рассматриваемые без какого-либо знания предполагаемого изобретения) этапы, которые были бы «очевидны» для квалифицированного специалиста, или они требовали какой-либо степени изобретательности.

Этот тест был немного переработан в недавнем деле Апелляционного суда. Поццоли Спа - БДМО С.А. и Анор [2007] EWCA Civ 588 (22 июня 2007 г.):^[21]

1. (a) определить условного «специалиста в данной области», (b) определить соответствующие общие знания этого человека;
2. Определить изобретательскую концепцию рассматриваемого пункта формулы изобретения или, если это невозможно сделать, дать толкование;
3. Выявить, какие существуют различия, если таковые имеются, между предметом, упомянутым как составляющий часть «современного уровня техники», и изобретательской концепцией формулы или формулы изобретения в том виде, в каком они истолкованы;
4. Если рассматривать заявленное изобретение без каких-либо сведений, представляют ли эти различия этапы, которые были бы очевидны специалисту в данной области техники, или они требуют какой-либо степени изобретательности?

В Schlumberger Holdings Ltd против Electromagnetic Geoservices AS [2010] EWCA Civ 819 (28 июля 2010 г.) Апелляционный суд пояснил, что вымышленный квалифицированный адресат (который может быть квалифицированной командой), используемый для определения изобретательского уровня, может отличаться от того, который используется для определения конструкции или достаточности иска.

Соединенные Штаты

Эта секция нужны дополнительные цитаты для проверка. Пожалуйста помоги улучшить эту статью к добавление цитат в надежные источники. Материал, не полученный от источника, может быть оспорен и удален. (Сентябрь 2015 г.) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения)

Было предложено, чтобы этот раздел был расколоть в другую статью под названием Неочевидность в патентном праве США. (Обсуждать) (Март 2018 г.)

«Неочевидность» - это термин, используемый в патентном законодательстве США для описания одного из требований, которым должно соответствовать изобретение, чтобы претендовать на патентоспособность, кодифицированных в 35 U.S.C. §103. Одним из основных требований патентоспособности в США является то, что патентуемое изобретение не является очевидным, а это означает, что «человек, обладающий обычными навыками в данной области» (PHOSITA) не знает, как решить проблему, на решение которой направлено изобретение. используя точно такой же механизм. Поскольку стандарт PHOSITA на практике оказался слишком неоднозначным, Верховный суд США позже представили еще два полезных подхода, которые в настоящее время контролируют практический анализ неочевидности патентными экспертами и судами: Graham et al. против John Deere Co. из Канзас-Сити и др., 383 U.S. 1 (1966) даются рекомендации относительно того, что является «неочевидным», и KSR против Teleflex (2006) дает рекомендации относительно того, что «очевидно».

Историческое развитие

Конституционно требование о неочевидности установлено Статья 1, Раздел 8, Пункт 8: «Конгресс будет иметь право… содействовать прогрессу науки… путем обеспечения на ограниченное время… изобретателей исключительного права на их… открытия». Фраза содействовать прогрессу науки определяет цель патентной системы, которая заключается в поощрении частных инвестиций в фундаментальные научные исследования, а не в предоставлении монополии на то, что взято из общественного достояния (или на то, что ограничивает возможности для проведения исследований, например, инструменты исследования не патентоспособны ). В Прогресс науки требование конституционно подтверждает прагматический подход к неочевидности, описанный ниже. Слово Открытия устанавливает уровень, до которого вклад в Прогресс науки должен подняться, чтобы заслужить временную монополию.^[22]

1790-1850: первые дни

В первый патентный закон, принятый Конгрессом в 1790 г. требует, чтобы патентоспособные изобретения или открытия были «достаточно полезными и важными». Можно интерпретировать важный так же важно для Прогресс науки поскольку важность для экономии констатируется полезный.^{[нужна цитата ]} Следующий Патентный акт 1793 г. не было важный язык, но заявил, что «простое изменение формы или пропорций любой машины или состава материи в какой-либо степени не должно считаться открытием». (Это заявление фактически было заимствовано из Французский патентный закон 1791 г. ). Это повторилось в Томас Джеферсон Письмо 1814 года, объясняющее, что изменение материала, например, с чугуна на кованое, было недостаточным для патентоспособности.^[23]

Сложность формулирования условий патентоспособности усугублялась общностью конституционного гранта и законодательных актов, реализующих его, а также лежащей в основе политики патентной системы, согласно которой «вещи, стоящие для общества затруднительно, связанные с эксклюзивным патентом», поскольку Джефферсон сказал, что это должно перевесить ограничительный эффект ограниченной патентной монополии. В Закон о патентах 1836 г. не использовала формулировку «просто изменение», а вместо этого заявляла, что Уполномоченный по патентам уполномочен выдавать патент на любое «достаточно используемое и важное» изобретение или открытие.

Верховный суд США впервые рассмотрел вопрос об изобретательности / неочевидности / открытии в 1822 г. Эванс против Итона (20 US 356 431), когда он одобрил толкование нижестоящего суда о том, что патентоспособное улучшение должно включать изменение "принципа работы машины""не" простое изменение формы или пропорций ". В настоящее время такие изменения обычно интерпретируются как отсутствие новизны, а не изобретательский уровень.

1851–1951: пытается найти практические критерии

Проблема неочевидности вновь дошла до Верховного суда США в 1851 г. Хотчкисс против Гринвуда. Вопрос заключался в том, заслуживает ли замена известных материалов дверных ручек, таких как металл или дерево, новым материалом - фарфором - патент. Суд пришел к выводу, что «усовершенствование - дело рук умелого механика, а не изобретателя», и признал патент недействительным. Такой подход предусматривает направление мысли, которое позже было сформулировано как подход PHOSITA (специалист в данной области техники) к анализу изобретательности. Несмотря на начало разработки подхода PHOSITA, Суд не предоставил практических средств для определения того, какая изобретательность заслуживает патента. Здесь стоит отметить, что Eaton и Hotchkiss, соответственно, иллюстрируют существовавшую до сих пор тенденцию к утверждению соответствующей изобретательской способности, определяя как очевидное (отсутствует изобретательский уровень / открытие), так и то, что неочевидно (имеет изобретательский уровень / открытие). .

В период с 1851 по 1951 год несколько новых дел, связанных с неочевидностью заявленного предмета патентов, дошли до Верховного суда. Один примечательный случай: Rubber-Tip Pencil Co. против Ховарда 87 U.S. (20 Wall.) 498 (1874), в котором Верховный суд признал недействительным патент на карандаш с резиновым колпачком для ластика, исходя из теории, что все знают, что резина прилипает к дереву, вставленному в отверстие в резине. В другом примечательном случае Sinclair & Carrol Co. против Interchemical Corp. (1945 г.) Верховный суд США постановил, что патент «не был продуктом долгих и трудных экспериментов», и что «чтение списка и выбор известного соединения, отвечающего известным требованиям, не более гениально, чем выбор последнего элемента для размещения. в последнее отверстие в головоломке "лобзик".

Однако в то время суды изо всех сил пытались найти как требуемые уровни изобретательности и очевидности, так и практически полезные критерии для измерения этих уровней. Ярким примером этой борьбы является дело Верховного суда США 1941 г. Cuno Engineering против Automatic Devices Corp., который, как было сказано, установил вспышка гения доктрина как проверка патентоспособности изобретения: «новое устройство должно выявить вспышку творческого гения, а не просто умение призвать».

Считалось, что подход «Вспышка гения» сместил анализ изобретательности с важности и с PHOSITA на состояние ума изобретателя; это вызвало бурю негодования в сообществе патентного права, поскольку суды изо всех сил пытались найти альтернативные подходы.^[24] Одним из ярких примеров этой борьбы является позиция судьи Дугласа в Great Atlantic & Pacific Tea Co. против Supermarket Equipment Corp.^[25] в 1950 году, когда он высказал мнение, что для получения патента изобретение «должно служить цели науки - раздвигать границы химии, физики и тому подобного»; в то время как два года назад в Funk Bros. Seed Co. против Kalo Inoculant Co.^[26] он заявил, что открытие нового природного принципа - само по себе не является патентоспособным, «каким бы изобретательным ни было открытие этого природного принципа».

Подобная проблема снова возникла в Службы совместной работы Mayo. v. Prometheus Labs., Inc. (2012), где большинство в Верховном суде США заявили: «Вывод состоит в том, что (1) недавно открытый закон природы сам по себе непатентоспособен и (2) применение этого недавно открытого закона также обычно непатентоспособно, если приложение просто полагается на элементы, уже известные в данной области ". Однако стоит отметить, что это мнение остается весьма спорным; как справедливость Стивен Брейер заявлено, это рискует сделать «все изобретения непатентоспособными, потому что все изобретения могут быть сведены к основополагающим принципам природы, которые, будучи однажды известными, делают их реализацию очевидной». Мэйо, 132 S. Ct. в 1303–04

Эта позиция подняла вопросы о необходимости установления границ патентоспособной области не только с помощью обычных улучшений, но и с крупными достижениями в науке, т. Е.создание слишком большой монополии, которая может скорее препятствовать тому, чтобы способствовать прогрессу науки. В настоящее время последняя граница устанавливается посредством требования в отношении патентоспособного объекта (исследовательские инструменты, научные теории и законы не подлежат патенту), в то время как вопрос о том, сколько изобретательности требуется для получения патента, должен определяться через - требование очевидности.^{[нужна цитата ]}

Тенденция, которая начала развиваться примерно в 1950 году (и доминирует сегодня), заключалась в том, чтобы требовать раскрытия элемента открытия при предоставлении патентной монополии только на одно или несколько «конкретных применений [естественных] законов», которые первооткрыватель придумал до самое первое раскрытие становится опубликованным. Ожидается, что двойственность между требованием неочевидности и чрезмерно широким объемом требований получит дальнейшее развитие в Верховном суде США со временем.

Решение Верховного суда США в Great Atlantic & Pacific Tea Co. против Supermarket Equipment Corp. в 1950 году часто считается высшей точкой прагматического подхода, поскольку суд отменил (после утверждений в двух нижестоящих судах) выдачу патента на коммерчески успешное, но очень простое механическое устройство как на просто «устройство». Основываясь на своем решении, комбинация, «которая объединяет только старые элементы без изменения их соответствующих функций» является непатентоспособной, потому что такой патент «очевидно отводит то, что уже известно, в сферу его монополии и уменьшает ... ресурсы, доступные для этого. умелые мужчины ". ^[27] Другой пример недостаточной изобретательности того времени можно найти в In re Aller (CCPA, 1955).^[28] «Не изобретательно обнаруживать оптимальные или работоспособные диапазоны с помощью рутинных экспериментов». Это ограничение, однако, было снято позже в тех случаях, когда «параметр должен быть признан как эффективная в результате переменная до определения стандартного экспериментирования».^[29]

В качестве практической проверки прагматического подхода для использования нижестоящими судами Верховный суд предложил «необычные или неожиданные последствия» сочетания старых элементов: «[Только] когда целое каким-либо образом превышает сумму своих частей, является скопление старых устройств, подлежащих патентованию ». Хотя время подтвердило прагматический подход (способствует ли патент прогрессу науки или уходит из сферы общественного достояния), критерий «необычных или неожиданных последствий» на практике оказался слишком неоднозначным и завышенным. С другой стороны, критерий «против» для комбинации, которая «только объединяет старые элементы без изменения их соответствующих функций», с тех пор используется на практике.^{[нужна цитата ]}

Другой важный случай из этого периода: Graver Tank & Manufacturing Co. против Linde Air Products Co. Это установило линию мысли^[30] то, что не было заявлено изобретателем в выданном патенте, но является очевидным изменением заявленного, должно рассматриваться как охватываемое формулой изобретения через Доктрина эквивалентов.

Однако ни прагматический подход, ни критерий «необычных или неожиданных последствий» не получили дальнейшего развития в то время, потому что в 1952 году Конгресс применил другой подход к определению неочевидности, основанный на субъективном факторе, аналогичном изобретательскому (названному PHOSITA, т.е. человек, обладающий обычными навыками в искусстве) в состоянии ума.

1952–1964: PHOSITA

Чтобы уменьшить влияние неочевидности на патентоспособность, устранить вспышка гения и чтобы предоставить более справедливый и практичный способ определить, заслуживает ли раскрытие изобретения патентной монополии, Конгресс взял этот вопрос в свои руки и принял Патентный акт 1952 г. 35 U.S.C. Раздел § 103 гласит:

Патент не может быть получен, хотя изобретение не раскрыто или описано идентично, как изложено в разделе 102 (Требование новизны) этого заголовка, если различия между предметом запатентования и известным уровнем техники таковы, что предмет в целом, в то время, когда изобретение было сделано, было бы очевидно для специалиста, имеющего обычные навыки в данной области, к которой относится указанный предмет. Патентоспособность не может быть отменена способом, которым было сделано изобретение.

Последнее предложение о манере было добавлено, чтобы отменить вспышка гения тест.^[31]

В Законе о патентах 1952 г. добавлено 35 U.S.C. § 103, который эффективно кодифицировал неочевидность как требование показать, что идея подходит для патентной защиты. Раздел по существу требует сравнения предмета патента, запатентованного, и уровня техники, чтобы определить, был ли предмет патента в целом очевиден во время изобретения для Лица, имеющего обычные искусство в искусстве, известное как PHOSITA. (Подобные критерии были приняты и в настоящее время используются во многих других странах.) Кларк считал, что Конгресс, принимая Закон, намеревался кодифицировать и прояснить общее право, окружающее Патентный закон, сделав явным требование неочевидности. Однако этот тест оказался неоднозначным и мало помог на практике, поскольку PHOSITA не существует.

1964–1984: Адамс трилогия и Грэм факторы

Вскоре Верховный суд дал более практическое толкование Закона о патентах 1952 года. Он придерживался подхода, с которого начал. Великая Атлантика с правилом отклонения для комбинации, которая «объединяет только старые элементы без изменения их соответствующих функций» и вскоре добавлены правила приема. Это было сделано, что теперь называется «трилогией Адамса»: Calmar v. Cook Chemical (1964),[9] Грэм против John Deere Co. (1966), и Соединенные Штаты против Адамса (1966).

В Грэм против John Deere Co.,^[32] Суд постановил, что § 103 требует определения следующих фактов для решения вопроса очевидности:

1. объем и содержание известного уровня техники;
2. уровень обычных навыков в данной области;
3. отличия заявленного изобретения от известного уровня техники.

Кроме того, Суд упомянул «второстепенные соображения», которые в соответствующих случаях могут служить доказательством неочевидности. Они (вместе с правилом отклонения Great A.&P. Tea для комбинации, которая «только объединяет старые элементы без изменения их соответствующих функций») составляют практически полезный подход к определению того, какое заявленное изобретение неочевидно. и их обычно называют «факторами Грэма». Последние после нескольких пересмотров нижестоящими судами выглядят в современном виде следующим образом:

1. коммерческий успех, связанный с изобретательским аспектом устройства;
2. давно ощущаемые, но нерешенные потребности; и
3. постоянные неудачи других (для того, чтобы такие доказательства указывали на очевидность / неочевидность, необходимо продемонстрировать, что заявленное изобретение решает конкретную проблему и что предыдущие неудачные попытки решить ту же самую проблему были предприняты квалифицированными специалистами, оснащенными осознанное знание проблемы и инструменты известного уровня техники, необходимые для ее решения.)^[33]

Последующее развитие прецедентного права подчеркнуло, что факторы Грэма и другие второстепенные соображения не могут преодолеть сильную prima facie случай очевидности.

На практике эти (и другие добавленные позже) второстепенные соображения стали наиболее полезными критериями неочевидности: «Действительно, свидетельства второстепенных соображений часто могут быть наиболее доказательными и убедительными доказательствами в протоколе. Часто может быть установлено, что изобретение, по-видимому, были очевидными в свете предшествующего уровня техники, не было ».^[34]

Соединенные Штаты против Адамса (1966) является особенно примечательным случаем, когда один-единственный изобретатель, работавший в своем гараже над первичной батареей Mg / CuCl / Cu, выиграл дело о нарушении патентных прав против правительства США в Верховном суде, основанное главным образом на Грэм факторы (например, повторные неудачи других). в трилогия о неочевидности, Верховный суд далее развил положительный вторичный фактор неочевидности в дополнение к факторам Грэма как вторичный отрицательный фактор, но отметил, что вторичные факторы не могут преодолеть сильное prima facie случай очевидности. В отличие от Соединенные Штаты против Адамса , где Суд признал, что, когда патент заявляет о структуре, уже известной в уровне техники, которая изменена простой заменой одного элемента на другой, известный в данной области, комбинация должна делать больше, чем давать предсказуемый результат. Андерсон-Блэк Рок, Инк. Против Pavement Salvage Co. (1969), два ранее существовавших элемента в комбинации сделали не больше, чем они могли бы выполнить в отдельной последовательной операции. Аналогичным образом в Сакраида против Ag Pro Inc. (1976), Верховный суд США единогласно признал заявленное изобретение (система смыва водой для удаления коровьего навоза с пола молочного коровника) очевидным, поскольку оно «просто упорядочивает старые элементы без« выполнения новой или другой функции », хотя« несомненно, это вопрос большого удобства, получения желаемого результата более дешевым и быстрым способом и коммерческого успеха ».^[35] Это важный прецедент, потому что он полностью изменил первый фактор Грэма (коммерческий успех). Также в Данн против Джонстона (1976) Верховный суд предупредил, что «простое существование различий между предшествующим уровнем техники и изобретением не доказывает неочевидность изобретения. Разрыв между предшествующим уровнем техники и системой ответчика просто не настолько велик, чтобы сделать систему неочевидной для человека. достаточно квалифицированный в данной области ".^[36]

В течение этого периода другие суды также рассмотрели дополнительные второстепенные соображения (в порядке важности в соответствии с судьей Выученная рука:^[37]

1) давно ощущаемая потребность в решении реальной проблемы, которая была признана в уровне техники или в отрасли.^[38]

2) неспособность других решить ту же проблему (при наличии тех же знаний)

3) значительные усилия и высокая стоимость разработки изобретения.^[39]

4) скептицизм или неверие в изобретение как показатель неочевидности.^[40]

5) копирование, похвала, неожиданные результаты и признание отрасли как индикаторы неочевидности.^[41]

6) копирование как показатель неочевидности^[42]

7) коммерческий успех.^[43]

8) неожиданные преимущества.^[44]

Наличие нескольких благоприятных соображений усиливает аргументы в пользу неочевидности.^{[нужна цитата ]}

Еще одним важным результатом Грэхема стало решение, что неочевидность патентной претензии - это вопрос закона, а не вопрос факта, т.е. это должно решаться судьей, а не присяжными. Тем не менее, Суд прокомментировал, что «условие статьи 103 (очевидность)» поддается нескольким основным фактическим исследованиям ». Это было резкое изменение 150-летней истории прецедентов, в которой вопросы действительности патента рассматривались как вопросы факта. Неочевидность в патентном праве: вопрос закона или факта ?, 18 Wm. И Мэри Л. Rev.612 (1977), https://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol18/iss3/7 Тем не менее, формулировка Грэма оставила двусмысленность, «имел ли Суд в виду указать, что очевидность является фактическим заключением, сделанным на основе доказательств, или юридическим заключением, основанным на фактических исследованиях». Неочевидность в патентном праве: вопрос закона или факта ?, 18 Wm. И Мэри Л. Rev.612 (1977), https://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol18/iss3/7 Впоследствии суды низшей инстанции прояснили этот вопрос: хотя определения, касающиеся объема и содержания известного уровня техники, различий между известным уровнем техники и запатентованным объектом, а также уровнем квалификации в соответствующей области техники, являются фактическими по своей природе (и оставлены на усмотрение жюри), окончательный вывод об очевидности - это вывод о праве (решенный судьей) ... Таким образом, вывод о очевидности в соответствии с разделом 103 представляет собой вывод о том, что группа лиц была способна внести такие же улучшения в известный уровень техники, как и ранее. сделано патентообладателем.

1984–2006: Тест на обучение-внушение-мотивацию.

В то же время недавно созданный Апелляционный суд Федерального округа США, который должен был установить единое прецедентное право для апелляций в отношении действительности патента, начал полностью отвергать «необычный и неожиданный подход» и ввел тест «обучение, предложение и мотивация» (TSM) в ACS Hosp. Sys. (1984).^[45] Тест позволял отклонить патент по причине очевидности только тогда, когда фактическое учение, предложение или мотивация из предшествующего уровня техники показывают уместность запатентованной комбинации.

Далее очевидным можно считать сочетание ранее известных элементов. Как утверждал Федеральный округ в Winner Int'l Royalty Corp. v. Wang,^[46] в предшествующем уровне техники должно быть предложение или учение по объединению элементов, показанных в известном уровне техники, чтобы найти патент очевидным. Таким образом, в целом, по утверждению Федерального округа, критический вопрос заключается в том, есть ли что-то в известном уровне техники, чтобы предположить желательность и, следовательно, очевидный характер комбинации ранее известных элементов.

Это требование обычно называется тестом «обучение-внушение-мотивация» (TSM) и служит для предотвращения предвзятость в ретроспективе.^[47] Поскольку почти все изобретения представляют собой некоторую комбинацию известных элементов, тест TSM требует, чтобы патентный эксперт (или обвиняемый нарушитель) продемонстрировал наличие некоторого предложения или мотивации для объединения известных элементов для формирования заявленного изобретения. Некоторые критики^{[ВОЗ? ]} теста TSM заявили, что тест требует доказательств явного обучения или предложения внести конкретную модификацию в известный уровень техники, но федеральный округ дал понять, что мотивация может быть неявной и может быть обеспечена, например, преимуществом в результате модификации.^{[нужна цитата ]} Другими словами, явного объяснения предшествующего уровня техники или предложения внести конкретную модификацию достаточно, но не требуется для установления очевидности.^{[нужна цитата ]}

Тест TSM на самом деле больше похож на требование новизны, чем на неочевидность. Несмотря на немедленный и неоднозначный шум в техническом и юридическом сообществе, критикующий TSM как слишком низкий, Конгресс не предпринял никаких действий для отмены стандарта TSM.^{[нужна цитата ]} Однако его заявление было уточнено Верховным судом США в KSR против Teleflex (2007).

2006 г. по настоящее время: период после КСР

По состоянию на 2016 год руководящие принципы создания prima facie очевидность дела принята USPTO на основе КСР в Teleflex решения следующие:

1. Объединение элементов предшествующего уровня техники в соответствии с известными методами для получения предсказуемых результатов;
2. Простая замена одного известного элемента на другой для получения предсказуемых результатов;
3. Использование известной техники для улучшения аналогичных устройств (методов или продуктов) таким же образом;
4. Применение известного метода к известному устройству (методу или продукту), готовому к усовершенствованию, для получения предсказуемых результатов;
5. «Очевидно, что нужно попробовать» - выбор из конечного числа выявленных, предсказуемых решений с разумным ожиданием успеха;
6. Известная работа в одной сфере деятельности может побудить к ее вариациям для использования либо в той же самой области, либо в другой, основанной на дизайнерских стимулах или других рыночных силах, если вариации предсказуемы для среднего специалиста в данной области;
7. Некоторые учения, предложения или мотивации в предшествующем уровне техники, которые побудили бы специалиста с обычной квалификацией изменить ссылку на предшествующий уровень техники или объединить ссылки на предшествующий уровень техники, чтобы прийти к заявленному изобретению.^[48]

Решение KSR подверглось критике, поскольку оно, по-видимому, заменило требование неочевидности требованием непредсказуемости, что затруднило получение патентов в области предсказуемости и создало противоречие с некоторыми факторами Грэма, такими как другие ".^[49]

Рекомендации Грэма и KSR не были затронуты Закон об изобретениях Америки, несмотря на изменение в общем правиле 35 U.S.C. §103, который определяет требование о неочевидности, вступившее в силу 16 марта 2013 г .:

СТАРЫЙ

Патент не может быть получен, хотя изобретение не раскрыто или описано идентично, как указано в разделе 102 настоящего заголовка, если различия между предметом запатентования и предшествующим уровнем техники таковы, что ПРЕДМЕТ В целом будет были ОЧЕРЕДНЫ В ВРЕМЯ, ЧТО ИЗОБРЕТЕНИЕ БЫЛО РАЗРАБОТАНО для человека, имеющего обычные навыки в области, к которой относится указанный предмет.

НОВЫЙ

Патент на заявленное изобретение не может быть получен, несмотря на то, что заявленное изобретение не раскрыто идентично, как изложено в разделе 102, если различия между заявленным изобретением и предшествующим уровнем техники таковы, что ЗАЯВЛЕННОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ в целом было бы очевидно, ДО ДЕЙСТВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕННОГО ИЗОБРЕТЕНИЯ лицу, имеющему обычные навыки в области, к которой относится указанный предмет.

Смотрите также

• Приоритетное право
• Вопрос Криппса

Рекомендации

дальнейшее чтение

• Тран, Джаспер (2014-15). «Время имеет значение: возраст предшествующего уровня техники делает вывод о патентной неочевидности». Обзор закона Гонзаги. 50: 189. SSRN  2562948.
• Г. Кнеш, Оценка изобретательского уровня в процессе экспертизы и возражения в ЕПВ, информация epi 3/1994, стр. 95–101.

внешняя ссылка

• Европейская патентная конвенция
  • Статья 52. EPC
  • Статья 56. EPC
  • Руководство по экспертизе в ЕПВ, раздел грамм-vii («Изобретательский уровень»)
  • Мог-бы подойти
    • Руководство по экспертизе в ЕПВ, раздел грамм-vii, 5.3 («Мог-бы подойти») и решение Апелляционного совета Т2 / 83 от 15 марта 1984 г.